Bagaimana mengurangi risiko tantangan tidak digunakannya dan pembatalan sehubungan dengan penetapan merek dagang di Tiongkok

Setelah mendalami Pedoman Prosedur Penugasan Merek Dagang yang dikeluarkan oleh Administrasi Kekayaan Intelektual Nasional Tiongkok (CNIPA) pada minggu lalu, ada beberapa risiko tambahan – terutama untuk merek dagang yang cenderung menimbulkan kebingungan – yang harus diwaspadai oleh pemegang hak untuk memastikan kelancaran proses penetapan merek dagang. dan proses penugasan merek dagang yang hemat biaya (lihat “CNIPA menyoroti aspek-aspek penting dari penugasan merek dagang dalam pedoman yang diterbitkan”).

Lokasi geografis

Pemberian merek dagang yang menunjuk suatu lokasi yang berbeda dengan asal sebenarnya dapat menimbulkan kebingungan masyarakat mengenai asal usul barang tersebut.

Misalnya merek dagang di bawah ini memuat nama kota Paris, sehingga tidak dapat dialihkan kepada pihak mana pun yang tidak secara fisik berlokasi di Paris.

Selanjutnya merek dagang di bawah ini memuat nama negara Italia, sehingga tidak dapat dialihkan kepada pihak mana pun yang bukan berasal dari Italia. Jika tidak, penggunaan merek tersebut dapat menyesatkan konsumen mengenai asal barang tersebut.

Nama perusahaan

Penggunaan nama perusahaan oleh penerima hak dalam suatu merek dagang – termasuk seluruh atau sebagian nama perusahaan atau singkatannya – dapat menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat atau konsumen umum yang relevan.

Misalnya, merek dagang di bawah ini berisi nama perusahaan Yangcheng Slewing Bearing, sehingga merek ini tidak dapat diberikan kepada pihak lain selain bisnis itu sendiri.

Jika situasi di atas berkaitan dengan persyaratan dalam pedoman CNIPA bahwa “merek dagang serupa atas barang serupa perlu dialihkan bersama-sama”, maka para pihak harus bernegosiasi untuk membatalkan pendaftaran secara sukarela untuk memastikan persetujuan pencatatan penugasan.

Penghuni liar merek dagang

Jika pemberi hak adalah perambah merek dagang yang telah mendaftarkan merek dagang dalam jumlah besar dan menugaskannya ke entitas yang berbeda, maka pengalihan tersebut tidak akan disetujui. CNIPA menyatakan bahwa jika hal ini terjadi dan pemberi hak tidak memberikan alasan yang sah atas pengalihan hak, bukti penggunaan atau niat untuk menggunakan – atau jika pemberi hak tidak dapat membuktikan bahwa bukti tersebut valid – maka pengalihan hak tersebut tidak akan disetujui.

Misalnya, jika suatu bisnis mengajukan permohonan 700 merek dan mengalihkan beberapa di antaranya ke entitas berbeda yang tidak terkait, CNIPA akan menolak pengalihan tersebut karena dicurigai melakukan “penimbunan merek dagang yang berbahaya dan keuntungan terlarang melalui pengalihan”. Oleh karena itu, untuk menghindari kerugian yang tidak perlu akibat penolakan penugasan, pemegang hak harus berhati-hati sebelum melakukan negosiasi untuk membeli merek dagang dari penghuni liar.

Risiko dan pertimbangan lainnya

Perincian dan status suatu merek akan berdampak pada kepentingan penerima hak, sehingga sangat penting bagi penerima hak untuk melakukan pemeriksaan latar belakang merek tersebut sebelum membeli dan mengevaluasi sepenuhnya risikonya sebelum mengajukan permohonan pencatatan penugasan. Ada lima pertimbangan utama yang harus dipertimbangkan oleh pemegang hak untuk melakukan pemeriksaan latar belakang.

Risiko pembatalan

Pertama, harus ditentukan apakah merek dagang terdaftar diperoleh secara jahat melalui penipuan atau cara tidak adil lainnya, atau apakah merek tersebut melanggar hak orang lain. Merek tersebut berisiko dinyatakan tidak sah dalam tindakan pembatalan, karena penilaian dalam kasus ini umumnya didasarkan pada status permohonan dan pendaftaran merek secara real-time. Oleh karena itu, penerima hak yang membeli merek dagang dari penimbun yang berniat jahat berisiko kehilangan merek tersebut jika pihak penantang menyatakan bahwa pendaftar sebelumnya (pemberi hak) bertindak dengan itikad buruk.

Ada contoh nyata mengenai risiko ini yang harus diperhatikan oleh pemegang hak. Seorang penghuni liar merek dagang mendaftarkan merek DIOR dengan registrasi 9138175 dan kemudian mengalihkannya ke pihak lain.

Dalam gugatan pembatalan merek tersebut, CNIPA mempertimbangkan itikad buruk pemegang hak sebelumnya dalam menyalin dan meniru merek pihak ketiga serta mengambil keuntungan dari citra mereknya. Menyatakan merek tersebut tidak sah, padahal merek itu dimiliki oleh pihak lain melalui penugasan pada saat diperiksa tindakan pembatalannya.

Tantangan pembatalan nama umum dan non-penggunaan

Pemegang hak juga harus mempertimbangkan apakah merek dagang terdaftar tersebut telah menjadi nama generik untuk barang/jasa yang diperuntukkan bagi penggunaannya. Selanjutnya, jika merek tersebut tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dibenarkan dari pemberi hak, merek dagang terdaftar tersebut dapat dibatalkan. Penugasan tidak membebaskan penerima tugas dari tantangan pembatalan atas dasar tersebut.

Penting untuk memverifikasi penggunaan merek oleh pemberi tugas. Jika merek dagang terdaftar menghadapi tindakan pembatalan non-penggunaan selama proses pencatatan penugasan atau segera setelah pencatatan diselesaikan, bukti penggunaan yang sah akan diperlukan dari pemberi hak untuk mempertahankan pendaftaran.

Namun, jika serangan tersebut terjadi selama proses pencatatan, jika perjanjian pengalihan menetapkan bahwa pemberi hak tidak dapat menggunakan merek tersebut sejak tanggal penandatanganan – dan jika pengalihan tidak dicatat hingga lebih dari satu atau dua tahun setelah penandatanganan – maka hak penerima hak untuk menggunakan merek tersebut tidak dapat digunakan. penggunaan komersial yang asli dan efektif saja dapat mempertahankan pendaftaran merek dagang.

Stabilitas merek dagang

Selanjutnya, calon penerima hak harus memastikan bahwa merek dagang tersebut stabil. Misalnya, jika suatu merek sedang menunggu pemeriksaan untuk permohonan baru, peninjauan penolakan, atau penolakan, maka merek tersebut dapat menghadapi penolakan pendaftaran.

Risiko pembelian merek berlisensi

Terakhir, pembelian merek dagang terdaftar yang telah dilisensikan kepada orang lain memiliki risiko mempengaruhi kemampuan untuk menggunakan haknya setelah pengalihan. Pengalihan merek dagang terdaftar tidak secara otomatis berdampak pada kontrak lisensi merek yang sudah berlaku dan tercatat di hadapan CNIPA kecuali ditentukan lain dalam kontrak. Oleh karena itu, penerima hak harus mempertimbangkan dengan cermat jenis lisensi merek dagang dan status pencatatannya. Praktik terbaiknya adalah bernegosiasi dengan pemberi tugas dan meminta agar pemberi tugas mengakhiri kontrak lisensi sebelumnya.