Breitling menang dengan pembelaan dengan itikad baik dalam keputusan sengketa pelanggaran Sirkuit Kedua

Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit Kedua telah menegaskan keputusan ringkasan pengadilan distrik kepada Breitling, yang menyatakan bahwa penggunaan istilah merek dagang terdaftar dan tidak dapat disangkal adalah penggunaan wajar karena bersifat deskriptif dan digunakan dengan itikad baik (Solid 21 Inc v Breitling USA Inckasus 22/366, 14 Maret 2024, Wesley, Sullivan, JJ, Park, J, dissenting).

Kasus ini menganalisis itikad baik pembela penggunaan wajar, yang, seperti dicatat oleh mayoritas Second Circuit, “tidak sering diajukan ke pengadilan”. Hal ini memicu perbedaan pendapat dari Hakim Park, dengan alasan bahwa analisis mayoritas berupaya untuk menyelesaikan perselisihan faktual tentang niat Breitling, yang seharusnya diserahkan kepada juri.

Latar belakang kasus

'Emas merah' dan 'emas mawar' adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan paduan emas-tembaga yang menyebabkan emas memiliki rona merah muda. Solid 21 adalah bisnis jam tangan dan perhiasan mewah yang menjual koleksi produk tersebut dengan merek RED GOLD yang terdaftar pada tahun 2003 dan kini memiliki status yang tidak dapat disangkal. Breitling adalah perusahaan Swiss yang membuat dan menjual jam tangan mewah, beberapa di antaranya diiklankan tersedia dalam warna emas merah, dan warna lainnya.

Solid 21 mengajukan gugatan pelanggaran merek dagang terhadap Breitling, dengan tuduhan bahwa penggunaan istilah 'emas merah' “mungkin menyebabkan kebingungan, membalikkan kebingungan, kesalahan, dan/atau penipuan mengenai sumber” jam tangan Breitling. Breitling mengambil keputusan ringkasan dengan alasan bahwa 'emas merah' bersifat generik, dan bahwa pendaftaran merek dagang tidak sah atau penggunaan istilah tersebut berada di bawah pembelaan penggunaan wajar dalam Undang-undang Lanham, yang memperbolehkan penggunaan merek yang dilindungi untuk mendeskripsikan merek seseorang. barang sepanjang dengan itikad baik dan tidak digunakan sebagai merek.

Perselisihan

Awalnya, pengadilan distrik menolak mosi Breitling untuk mengambil keputusan ringkasan, dan menemukan bahwa pengadilan tersebut bisa saja menggunakan istilah lain seperti 'emas mawar' untuk mendeskripsikan produknya sehingga tidak memenuhi persyaratan penggunaan deskriptif. Namun, setelah mempertimbangkan kembali, pengadilan distrik memutuskan bahwa keberadaan istilah alternatif untuk paduan tersebut tidak menghalangi penilaian ringkasan, dan bahwa materi Breitling dengan jelas menunjukkan bahwa mereka menggunakan “emas merah” secara deskriptif untuk menunjukkan warna. Pengadilan distrik juga menemukan bahwa Breitling memenuhi unsur itikad baik, meskipun mereka mengetahui tanda MERAH EMAS pada Solid 21. Solid 21 mengajukan banding.

keputusan pengadilan

Second Circuit menegaskan, menemukan bahwa materi iklan Breitling dengan jelas menunjukkan bahwa mereka menggunakan “emas merah” sebagai deskripsi warna dan bukan sebagai tanda. Pengadilan menolak argumen bahwa kesimpulan ini dirusak oleh tersedianya istilah 'rose gold' sebagai deskripsi alternatif, dan menunjukkan bahwa Solid 21 menanggung risiko kebingungan konsumen dalam memilih merek dagang istilah deskriptif yang menggambarkan warna. logam.

Akhirnya, pengadilan memutuskan bahwa penggunaan “emas merah” oleh Breitling dilakukan dengan itikad baik, meskipun Solid 21 berargumentasi bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan itikad buruk karena Breitling memiliki pengetahuan konstruktif atau aktual tentang merek dagang Solid 21. Breitling tidak melakukan penelusuran merek dagang sebelum menggunakan istilah 'emas merah'. Breitling mulai menggunakannya dua dekade setelah Solid 21 melakukannya, dan memiliki deskriptor alternatif “emas mawar” yang tersedia. Pengadilan menyatakan bahwa tidak satu pun dari fakta-fakta ini yang bersifat menentukan dalam masalah itikad buruk karena tidak menunjukkan bahwa Breitling bermaksud membingungkan pelanggan mengenai sumber atau sponsor. Sebaliknya, pengadilan menjelaskan bahwa emas merah hanyalah cara untuk menggambarkan warna jam tangan.

Second Circuit mengamati bahwa sifat deskriptif dan itikad baik “sering berjalan bersamaan”, namun menolak keluhan perbedaan pendapat yang mengatakan bahwa hal tersebut secara efektif telah meruntuhkan itikad baik menjadi yang pertama. Pengadilan mengesampingkan kemungkinan bahwa terdakwa dapat menggunakan istilah tersebut secara deskriptif namun melakukannya dengan itikad buruk. Namun, hal ini tidak terjadi di sini.

Dalam perbedaan pendapatnya, Hakim Park berpendapat bahwa mayoritas secara tidak tepat menyelesaikan “perselisihan faktual tentang kondisi mental Breitling pada keputusan ringkasan”. Dia telah menyatakan:

…catatan menunjukkan bahwa Breitling (1) relatif baru mulai menggunakan merek 'emas merah', (2) tanpa melakukan penelusuran merek dagang, (3) kemungkinan mengetahui penggunaan Solid 21, (4) meskipun sebelumnya menggunakan 'emas mawar' pengganti .' Sebagai tanggapan, Breitling tidak memberikan penjelasan apa pun atas perubahan tersebut.

Poin-poin penting

Jika merek yang tidak dapat disangkal digunakan sebagai istilah deskriptif, tergugat mungkin dapat memenangkan pembelaan penggunaan wajar. Pemilik merek dagang yang menggunakan merek yang lemah atau deskriptif menanggung risiko kebingungan ketika istilah mereka digunakan secara deskriptif dan dengan itikad baik.