Pengadilan Tinggi Delhi melarang perusahaan teknologi menjual hard drive rekondisi dalam kasus penyerahan terbalik

Pengadilan Tinggi Delhi telah memutuskan tuduhan pelanggaran merek dagang dan pembatalan kasus dalam kasus yang melibatkan dua perusahaan teknologi, yang pada akhirnya menghalangi terdakwa untuk menjual hard-drive disk (HDD) yang disengketakan (Western Digital Technologies Inc & Anr v Geonix International Private Limited & AnrCS/COMM 168 Tahun 2024, 26 Februari 2024).

Pengalihan (passing off) biasanya terjadi ketika sebuah perusahaan secara sadar atau tidak sadar menampilkan produknya sebagai produk yang berafiliasi dengan entitas berbeda karena penggunaan merek serupa yang membingungkan. Reverse passing off melibatkan suatu entitas yang membeli produk perusahaan lain, menghapus merek dagang perusahaan lain, dan menjual kembali produk tersebut setelah membubuhkan mereknya sendiri.

Kemungkinan kebingungan bukan merupakan faktor dalam kasus-kasus pembalikan; tergugat dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun mereknya berbeda sama sekali dengan milik penggugat. Penggugat hanya perlu menunjukkan bahwa tergugat telah memberikan keterangan palsu mengenai asal usul produk penggugat sehingga menyebabkan konsumen meyakini bahwa produk tersebut berasal dari tergugat sehingga merugikan penggugat.

Latar belakang kasus

Dalam kasus ini, penggugat pertama adalah Western Digital Technologies, sebuah perusahaan global yang memproduksi perangkat penyimpanan, pemutar media, router, desktop, solid-state drive, HDD, perangkat lunak aplikasi seluler, dan peralatan terkait lainnya. Sehubungan dengan bisnisnya, telah mendaftarkan dan menggunakan merek dagang WESTERN DIGITAL dan logo di bawah ini di India.

Penggugat kedua – yang merupakan anak perusahaan dari penggugat pertama – memiliki merek dagang ULTRASTAR, yang juga digunakan sehubungan dengan HDD. Secara kolektif, penggugat menuduh bahwa tergugat, Geonix International, memperbarui HDD lama milik penggugat yang sudah dibuang dan menjualnya kembali seperti baru dengan nama merek dan merek dagang GEONIX sendiri.

Penggugat menyatakan bahwa mereka menyelidiki kegiatan tergugat. Mereka menemukan bahwa beberapa varian HDD tergugat dengan merek GEONIX telah dibeli dan pemeriksaan selanjutnya oleh tim insinyur internal dan pakar teknis pihak ketiga mengungkapkan bahwa penggugat awalnya memproduksi produk ini dengan merek WESTERN DIGITAL dan ULTRASTAR.

Terdakwa dituduh telah mengubah secara fisik merek dan merek dagang penggugat pada HDD. Misalnya, model dan nomor seri yang dicantumkan penggugat pada papan sirkuit cetak telah dihapuskan dan papan sirkuit telah diformat ulang dengan tanda milik tergugat. Pengadilan telah menyoroti bahwa meskipun tergugat telah melakukan perbaikan, penggugat masih dapat diidentifikasi sebagai produsen asli dari HDD yang dipertanyakan setelah dijalankan pada perangkat dan laporan dibuat. Oleh karena itu, tergugat melakukan rebranding dan menjual HDD lama penggugat kepada pelanggan dengan salah menggambarkannya sebagai baru dan tidak terpakai. Penghapusan merek dagang penggugat secara tidak sah dan menjual barang mereka sebagai barang baru sama dengan pengalihan terbalik. Penurunan nilai merek penggugat juga melanggar hak merek dagang menurut undang-undang.

Perselisihan

Tergugat berpendapat bahwa HDD yang dipermasalahkan tersebut diperoleh secara sah, sehingga hak merek penggugat telah habis. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa karena HDD tersebut dijual dengan nama mereknya sendiri, konsumen tidak disesatkan dan tidak ada pelanggaran merek dagang yang terjadi atas nama merek penggugat.

Pengadilan berpendapat demikian prima facie perbuatan tergugat akan mengikis nama baik dan itikad baik penggugat. Laporan yang dihasilkan saat HDD dijalankan – yang menghubungkan produk dengan penggugat – menunjukkan bahwa tergugat tidak berhasil dalam upayanya untuk memutuskan hubungan antara barang dan penggugat.

Tautan seperti itu pasti mempunyai dampak yang berpotensi merugikan reputasi penggugat. Karena terdakwa terbukti salah menyebutkan asal dan sumber barang yang dipermasalahkan sebagai miliknya, pengadilan memutuskan bahwa kasus penyerahan terbalik adalah adil. Oleh karena itu, pihaknya melanjutkan untuk menahan terdakwa pada tahap ad-interim.

Poin-poin penting

Perbaikan produk menyoroti banyak tantangan hukum yang menarik. Beberapa kasus, seperti kasus ini, dapat mengarah pada kesimpulan bahwa terjadi pembalikan. Namun, dalam situasi lain – seperti ketika perubahan dikaitkan dengan penyesuaian produk hilir atau hak untuk memperbaiki – terdakwa dapat mengatasi tuduhan melakukan reverse passing dengan berargumen menentang pelanggaran hak pihak ketiga. Keputusan pengadilan di sini mengacu pada titik temu yang unik antara hak kepemilikan, kepentingan konsumen, dan fair play.