Pengadilan Tinggi Delhi membahas implikasi undang-undang yang mengatur perubahan nama dagang setelah ditemukannya pelanggaran

Pengadilan Tinggi Delhi telah memutuskan penggunaan merek ZANOFI, yang tampak mirip dengan merek dagang SANOFI yang terdaftar sebelumnya milik penggugat (Sanofi & Anr v Zanofi Pharmaceutical Pvt Ltd, CS/Comm 881/2023, 19 Desember 2023). Pengadilan mengklarifikasi bahwa dalam kasus pelanggaran merek dagang, Pasal 12(3) Companies Act 2013 – yang mengamanatkan penggunaan nama lama perusahaan bersama nama barunya untuk jangka waktu dua tahun – tidak dapat membantu pelanggar.

Latar belakang kasus

Sanofi adalah salah satu grup farmasi terbesar di dunia dan telah menggunakan merek dagang SANOFI sejak tahun 1973. Produk dengan merek ini memasuki pasar pada tahun 1980an dan registrasi diperoleh di India pada tahun 1984 (423613 dan 423612). Sanofi mengajukan permohonan ke Pengadilan Tinggi Delhi untuk melarang penggunaan nama perusahaan dan merek dagang ZANOFI oleh perusahaan farmasi Zanofi sehubungan dengan layanan serupa: farmasi.

Tergugat menggugat dengan alasan merek SANOFI dan ZANOFI berbeda. Namun, pengadilan tidak setuju dan menyatakan bahwa tanda-tanda tersebut identik secara fonetis. Mengingat pihak-pihak yang bersaing beroperasi di industri yang sama, terdakwa dilarang menggunakan ZANOFI baik sebagai merek dagang maupun nama dagang. Pengadilan juga memerintahkan terdakwa untuk mengajukan permohonan perubahan nama perusahaan dalam waktu satu minggu dan meminta BAE untuk memproses permohonannya dalam jangka waktu enam minggu.

Zanofi mengajukan permohonan nama perusahaan baru – Naltisam Pharmaceutical – dan sertifikat dikeluarkan oleh registrar. Namun, masalah muncul ketika sebuah catatan ditambahkan pada sertifikat tersebut, yang mengharuskan terdakwa untuk mencantumkan nama lamanya bersama dengan nama barunya untuk jangka waktu dua tahun sesuai dengan Pasal 12(3) Undang-Undang Perusahaan. Terdakwa mengajukan permohonan klarifikasi kepada pengadilan.

Menafsirkan peraturan perundang-undangan yang relevan

Pertanyaannya adalah apakah pengadilan terikat oleh ketentuan wajib Companies Act dalam gugatan pelanggaran merek dagang. Menurut Pasal 12(3), jika suatu perusahaan telah mengubah namanya dalam dua tahun sebelumnya, maka perusahaan tersebut harus mengecat, membubuhkan atau mencetak nama lamanya bersama dengan nama barunya.

Untuk menafsirkan ketentuan di atas, pengadilan mengacu pada Bagian 16, yang mengatur tentang perbaikan nama perusahaan atas arahan atau permohonan pemerintah pusat dari pemilik merek terdaftar jika merek tersebut serupa dengan merek terdaftar yang ada.

Untuk menguraikan dan menerapkan undang-undang tersebut, pengadilan mempertimbangkan situasi berikut:

  • perubahan nama secara sukarela berdasarkan Bagian 12;
  • pemerintah pusat mengarahkan perubahan nama karena kemiripan dengan nama perusahaan terdaftar yang ada berdasarkan Pasal 16(1);
  • pemerintah pusat dihubungi untuk permintaan perubahan nama oleh pemilik terdaftar merek dagang berdasarkan Bagian 16(2); Dan
  • nama perusahaan diubah atas arahan dari pengadilan dalam tuntutan pelanggaran.

Pengadilan mencatat bahwa dalam situasi kedua dan ketiga, Pasal 16 tidak membebankan kewajiban yang setara dengan Pasal 12(3), yang mengamanatkan bahwa perusahaan yang mengubah namanya harus menggunakan nama lamanya di samping nama barunya. Menurut pengadilan, badan legislatif bermaksud untuk membatasi persyaratan terakhir hanya untuk kasus-kasus di mana perusahaan mengubah namanya secara sukarela berdasarkan Bagian 12.

Dalam kasus ini, pengadilan memerintahkan perubahan nama setelah adanya permohonan perintah, sehubungan dengan pelanggaran merek dagang terdaftar. Akibatnya, jika terdakwa diminta untuk menggunakan nama lama yang melanggar di samping nama barunya, seluruh tujuan proses pelanggaran dan perintah pengadilan akan sia-sia.

Oleh karena itu, terdakwa dilarang secara permanen menggunakan merek ZANOFI dan selanjutnya diarahkan untuk hanya menampilkan nama barunya sehubungan dengan semua barang, jasa, kemasan atau materi promosinya.

Poin-poin penting

Putusan ini penting karena pengadilan mengakui hak lama penggugat atas merek SANOFI dan tidak ragu-ragu untuk melarang bisnis yang sudah mapan menggunakan nama dagang yang hampir identik ZANOFI.

Untuk pertama kalinya, pengadilan mengklarifikasi keterkaitan antara Trade Marks Act 1999 dan Companies Act untuk mencegah pelanggar mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari Pasal 12(3) undang-undang tersebut.