Sirkuit Keempat memperjelas kewenangan pengadilan distrik untuk memanggil pengadilan dalam proses USPTO

Menanggapi kewenangan pengadilan distrik untuk memanggil bukti untuk digunakan dalam proses USPTO, Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit Keempat telah menguatkan keputusan pengadilan distrik – meskipun dengan alasan alternatif. Pengadilan memutuskan bahwa kewenangan pengadilan negeri untuk mengeluarkan panggilan pengadilan untuk mendukung proses USPTO dibatasi oleh Aturan Acara (Solusi Xactware Inc v Buildxact Software Ltdkasus 22/1871, 13 Maret 2024, Gregory, Harris, Floyd, JJ).

Latar belakang kasus

Perusahaan perangkat lunak Australia Buildxact mengajukan permohonan untuk merek BUILDXACT di USPTO. Namun, Xactware menentang permohonan tersebut di TTAB dan meminta untuk memecat tiga petugas Buildxact melalui video. Buildxact keberatan, menunjukkan bahwa mereka hanya mengizinkan pernyataan tertulis. Pernyataan tersebut mengutip aturan USPTO yang menyatakan bahwa pernyataan asing harus dibuat secara tertulis kecuali para pihak menentukan lain atau pihak yang mengundurkan diri menunjukkan alasan yang baik. Xactware memanggil Buildxact melalui layanan pada agen default Buildxact – direktur USPTO – untuk pernyataan langsung dari perwakilan perusahaan.

Buildxact mengajukan mosi ke pengadilan distrik untuk membatalkan panggilan pengadilan, yang dikabulkan oleh hakim. Hakim menemukan bahwa Buildxact – yang tidak memiliki kantor, karyawan, atau bisnis tetap di atau dekat Virginia – tidak memiliki kontak yang cukup untuk memenuhi syarat sebagai “berada di dalam” distrik tersebut. Xactware bergerak untuk meninjau ulang perintah tersebut, namun pengadilan distrik menyetujui keputusan hakim. Xactware mengajukan banding.

Peraturan perundang-undangan yang relevan

USPTO dapat menetapkan aturannya sendiri untuk pernyataan dalam kasus-kasus di hadapan dewan sesuai dengan Bagian 23 dari Kode AS 35. Lebih lanjut, Bagian 24 dari Kode AS 35 memberikan “panitera pengadilan Amerika Serikat mana pun untuk distrik di mana kesaksian akan diambil menggunakan wewenang untuk “mengeluarkan panggilan pengadilan bagi setiap saksi yang tinggal atau berada di dalam distrik tersebut, memerintahkan dia untuk hadir dan memberikan kesaksian di hadapan petugas di distrik tersebut yang berwenang untuk mengambil pernyataan dan pernyataan tertulis” dalam setiap kasus yang dipermasalahkan di Kantor Paten dan Merek Dagang”.

Xactware berpendapat bahwa Buildxact berada di dalam distrik tersebut karena memiliki agen – direktur USPTO – yang ditunjuk untuk menerima layanan proses di sana. USPTO berpendapat bahwa meskipun Buildxact berada di dalam distrik, panggilan pengadilan tetap harus dibatalkan karena pernyataan tersebut tidak sesuai dengan aturan. Sirkuit Keempat setuju, dengan menyatakan bahwa mereka tidak perlu membahas apakah Buildxact berada di dalam distrik tersebut.

keputusan pengadilan

Sirkuit Keempat menyatakan bahwa pengadilan distrik tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan panggilan pengadilan atas pernyataan Buildxact karena pernyataan ini dilarang oleh peraturan dan oleh karena itu tidak dapat diterima dalam proses USPTO mana pun. Melihat sejarah legislatif, Sirkuit Keempat mencatat bahwa kekuasaan panggilan pengadilan distrik berdasarkan Pasal 24 hanya tersedia sepanjang pengadilan diberi wewenang untuk membantu USPTO: “Pasal 24 memberikan peran pendukung kepada pengadilan distrik untuk memastikan kelancaran berfungsinya [PTO] Prosedur.” Terlebih lagi, bahasa eksplisit dari Pasal 24 menyatakan bahwa pengadilan negeri hanya dapat memberikan kesaksian “untuk digunakan dalam kasus yang dipersengketakan”, yang berarti “kesaksian lisan apa pun yang diambil di negara asing yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. [the PTO rules] tidak 'diambil untuk digunakan dalam' kasus yang disengketakan”.

Xactware lebih lanjut berpendapat bahwa “untuk digunakan dalam” tidak boleh terbatas pada proses USPTO, karena para pihak dapat mengajukan gugatan terpisah ke pengadilan distrik jika mereka tidak puas dengan keputusan dewan. Sirkuit Keempat menolak argumen Xactware, dengan menyatakan bahwa gugatan apa pun di pengadilan distrik bukanlah banding melainkan “gugatan yang sepenuhnya terpisah, di mana bukti baru diperbolehkan” dan bahwa “[t]Peraturan Federal tentang Prosedur Perdata dan Bukti – bukan peraturan internal Dewan Banding – yang mengatur prosesnya”. Namun, hal ini tidak terjadi di sini, karena Xactware tidak menentang pendaftaran merek Builxact di pengadilan negeri.

Poin-poin penting

Kasus ini menjadi pengingat bahwa perbedaan antara peraturan yang mengatur prosedur di dewan dan di pengadilan negeri dapat mempunyai implikasi strategis.